今天，我们来解密一下化学领域的专利挖掘与布局。

由于化学领域的发明专利申请的技术方案一般比较复杂，各技术特征之间关联密切，技术方案的技术效果可预见性差。

有时候，决定一个技术方案是否具有创造性的决定性因素往往会聚焦在技术方案本身带来的“技术效果”上，而对于“质”或“量”的变化也无法事先预测或通过推理得出，因此，判断发明是否具有“预料不到的技术效果往往依赖于原始申请文件中有关技术效果的记载或描述。

例如，在发明专利确权的实践过程中，有关创造性的问题或争议在专利确权程序中所占的比重较大。尤其是从发明专利实质审查驳回、复审委员复审或无效决定和法院有关判决中体现的尤为明显。而实践过程中，我们还发现有很多日本化学领域的案子关于技术效果方面的描述十分严谨细致，就拿我熟悉的玻璃、合金领域而言，很多日本的申请授权率明显高于这个领域的平均授权比例，且在发明专利被授权后的无效或诉讼过程中，大部分专利权利也是十分稳定的。

这是为什么呢？我们该怎样对创新技术方案进行深入的挖掘？进而进行有效的专利布局，克服后续确权程序不具备创造性的缺陷呢？

想弄清这个问题，你需要通过实际案例中汲取养分，从不同的角度看到专利挖掘布局这件事情。

一）“预料不到的技术效果”是啥意思？

审查指南中多处出现“预料不到的技术效果”，在《审查指南》第二部分第四章第5.3节给出了定义。

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相 比，其技术效果产生 “质”的变化，具有新的性能；或者产生 “量”的 变 化，超 出 人 们 预 期 的 想 象。这 种 “质” 的 或 者 “量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预 测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方 面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是 非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。 

由此可见，对技术效果进行深入挖掘的重要性不言而喻。

二）2013年“新日铁”经典案例

新日铁住金不锈钢株式会社（简称：新日铁）是国际市场竞争力最强的钢铁企业之一，十分重视对创新技术的专利保护。

“新日铁”在中国布局的专利授权率极高，保护范围也相对合理。在中国申请的申请号CN200780016464.X获得专利授权后，由于市场价值极高，被人提起无效，专利复审委员会所作的第18653号决定以全部权利要求不具备创造性为由宣告发明专利权全部无效，申请人不服，向当时的第一中级人民法院（一审法院）起诉，一审法院做出（2013）一中知行初字第180号行政判决，维持专利复审委员会的无效决定。

申请人又上诉到北京市高级人民法院（二审法院），二审法院撤销了一审法院的行政判决与专利复审委员会的无效决定。

三）新日铁案情全面复盘

独立权利要求7要求保护一种铁素体系不锈钢，本专利权利要求7与附件4（JP2000169943A）公开的技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn、Ti的含量范围在附件4所述范围之内。

复审委认为：本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4公开了Mn和Ti的作用，即认定权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。

申请人争辩附件4旨在得到一种高温强度优异的不锈钢，本专利旨在得到一种耐腐蚀性优良的不锈钢，二者发明目的和要解决的技术问题完全不同，各元素在其中所起的作用也不完全相同，附件4中也没有给出任何提高耐间隙腐蚀性的教导，例如本专利比较例C16各组分含量均在附件4所述范围之内，仅Cr含量不在本专利所述范围之内，该产品的最大侵蚀深度达925μm，耐间隙腐蚀性差。

由此表明根据附件4不能想到解决耐间隙腐蚀性的问题，本专利取得了意料不到的技术效果。

一审院也判决本专利权利要求7相对附件4不具备创造性。

对此，二审法院认为，权利要求7属于附件4技术方案的选择发明。

在进行选择发明创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。

从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。

原审法院及专利复审委员会关于本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性的认定有误。

“新日铁”关于本专利权利要求7相对于附件4具备创造性的上诉主张成立。

四）给专利挖掘布局带来的启示

首先分析下该申请的申请文件，权利要求13项，其中3项独立权利要求，说明书页数达28页，列出的背景技术10件，上述背景技术除含有本申请人自身申请的专利外，还包括很多其他申请人申请的专利，需要特别指出的是，无效请求人使用的附件4是申请人在其申请列出的背景技术中的第8件，实施例3组共30余个，对比例3组共10余个，需要特别指出的是，其中对比例C16正时落入在上述附件4中而没有落入到本申请权利要求中的技术方案。

此外，实施例C1落入在原始权利要求8（无效决定依据的审查文本中的权利要求7）而没有落入引用权利要求8的权利要求9-12中，C2-C13则是同时落入至少权利要求9-12之一和权利要求8中。

由此可以推断，本申请的具体实施方式是经过十分精心的设计的，不仅支持独立权利要求的实施例和对比例之间存在着对比，支持不同从属权利要求的不同优选实施例之间也存在着更优选技术效果和一般优选技术效果之间的对比，且比较例不是随便确定的，而很可能是从众多现有技术中经过充分检索调查，客观确定的较为接近的现有技术。

这样，就能够合理确定本申请的技术贡献，进而围绕其技术贡献构建保护范围合适且创造性能够得到确认的技术方案，同时，申请人为克服不具备创造性缺陷而进行修改的余地很大。

相比而言，目前更多的是一些事先对技术效果挖掘不到位的专利申请。

比如，缺少对比例，即使有对比例也是自身主观选取的，缺少提出申请的技术方案与较为接近的现有技术之间的技术效果的对比，这样的技术效果后期很难被认定为预料不到的技术效果，此外，缺少更优选技术效果和一般优选技术效果之间的对比，这样会导致后续的修改余地不大，一般独立权利要求的创造性被破坏后，从属优选的权利要求的创造性也遭到破坏，达不到公开换保护的目的。

就表面上看，本申请与最接近的现有技术之间的差别很小，俗话说发明点很低，区别技术特征很容易被认定为被其它现有技术公开或属于公知常识，进而容易结合到最接近的现有技术中否定其创造性。

但是，本申请客观上相对于最接近的现有技术也取得了预料不到的技术效果，申请人在申请专利时对技术效果进行了深入的挖掘，并在布局专利时写入到了申请文件当中。

最终获得二审法院的认可，实现了公开换保护的目的，值得借鉴。